Як  ефективно використовувати торгову марку?

Поширеною тенденцією сьогодення є реєстрація знаку для товарів та послуг або, як її частіше називають, - торгової марки (ТМ). Обумовлено це тим, що реєстрація ТМ забезпечує закріплення за особою-заявником виключного права на використання зареєстрованої ТМ. В той же час, більшість власників ТМ не до кінця розуміють як використовувати зареєстровану ТМ, щоб реєстрація принесла дійсну користь.

Використання ТМ як нематеріального активу.

ТМ може бути поставлена на баланс підприємства особою, яка її зареєструвала, або ж, якщо заявником при реєстрації було саме підприємство, то останнє автоматично вважається власником зареєстрованої ТМ. В такому разі, ТМ розглядається як нематеріальний актив підприємства та може використовуватися у цивільному обороті – за додаткову плату передаватися у користування та відчужуватися третім особам. Досить часто саме шляхом укладення ліцензійних договорів, предметом яких є використання ТМ, оформляються франшизи, що дозволяє розширити сферу підприємницької діяльності та водночас отримувати систематичний пасивний дохід. 

Для передачі права користування ТМ між її власником та третьою особою укладається ліцензійний договір, що має відповідати встановленим законодавством вимогам. Відомості про укладення такого договору публікуються у бюлетені «Промислова власність» та вносяться до реєстру договорів. Лише після цього третя особа зможе на законних підставах використовувати у цивільному обороті ТМ, що належить на праві власності іншій особі. Аналогічний алгоритм дій при відчуженні права власності на ТМ за договором про передачу права власності на знак для товарів та послуг.

Зверніть увагу, що за ліцензійним договором власник ТМ вправі самостійно визначити який вид ліцензії надаватиметься третій особі – виключна ліцензія, коли лише один користувач має право на використання ТМ, або невиключна, коли використання ТМ можливе й іншими особами. Крім того, Ви також вправі самостійно визначити способи використання ТМ (друк на упаковці продукції, розміщення на фасадах будинків тощо), територію та строк на який надаються права, розмір, порядок і строки виплати плати за використання ТМ.

Якщо Ви хвилюєтеся, що контрагентом за ліцензійним договором буде випускатися продукція чи надаватимуться послуги гіршої якості, аніж якість гарантована Вами як власником ТМ, що завдасть шкоду Вашій діловій репутації, то Ви вправі зробити про це застереження в договорі. На такий випадок, Ви вправі передбачити санкції (як правило накладення штрафів) за порушення застереження договору про дотримання встановлених стандартів якості та передбачити додаткові заходи впливу та контрольні механізми дотримання такої умови ліцензійного договору.

Отримувані платежі в якості винагороди за використання зареєстрованої ТМ власником або надання права на використання зареєстрованої ТМ третім особам, – так звані роялті, - підлягають оподаткуванню на загальних правилах. А саме, роялті оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (18 %) та військовим збором (1,5 %).

Використання ТМ в експортно-імпортних операціях.

ТМ є дієвим засобом запобігання імпорту/експорту контрафактної продукції з незаконним використанням ТМ. Для уникнення таких ситуацій власник зареєстрованої ТМ вправі направити до Державної фіскальної служби України заяву про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на ТМ шляхом внесення певної інформації про ТМ до митного реєстру України.

Зверніть увагу, що для внесення ТМ до митного реєстру України, ТМ має бути вже зареєстрованою і до Державної фіскальної служби України необхідно буде подати копію Свідоцтва на знак для товарів та послуг.

 Після реєстрації ТМ у митному реєстрі митні органи у разі виникнення підозри у порушенні прав інтелектуальної власності на ТМ вправі призупинити митне оформлення відповідних контрафактних товарів та знищити їх.

Зареєструвавши ТМ в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, однак не внісши відомості про ТМ до митного реєстру, Ви ризикуєте опинитися в наступній ситуації. Працівники митниці можуть власноруч здійснити перевірку наявності ТМ в митному реєстрі і заблокувати експортну/імпортну операцію, посилаючись на факт невідображення відомостей про ТМ в такому реєстрі.

Додаткового рекомендуємо не нехтувати іншими реєстраційними процедурами з охорони прав інтелектуальної власності, наприклад шляхом подання заявки на корисну модель, а саме захисту способу виготовлення тієї чи іншої продукції. Цим самим Ви максимально убезпечуєте себе в ситуаціях, якщо одного дня на ринку з’явиться продавець з аналогічним товаром з нижчою вартістю, але гіршою якістю.

З питаннями, що стосуються процедури реєстрації об’єктів інтелектуальної власності або оскарження відмови в їх реєстрації, порядку взяття об’єкта інтелектуальної власності на баланс підприємства, укладення ліцензійного договору або договору про передачу права власності на об’єкт інтелектуальної власності, а також питання щодо внесення об’єкта інтелектуальної власності до митного реєстру, Ви можете звернутися до Компанії «Солід Фінанс». Я та мої колеги з радістю Вам допоможуть!

З повагою,

Адвокат Катерина Бєжанова

Телефон: + 38 (050) 417-17-77

Сайт: sfinance.com.ua

Електронна пошта: solid.finance777@gmail.com